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Uso de marca registrada en publicidad sin consentimiento de su propietario

Una academia de inglés situada junto a un colegio oferta clases de inglés anunciando expresamente precios especiales para alumnos del citado colegio. Como el colegio también tiene sus propias clases, ha enviado un requerimiento a la academia en la que le dice que el nombre del colegio es una marca registrada, exclusiva, y protegida, y que no tiene autorización para usar el nombre del colegio en la publicidad descrita o en cualquier otra, debiendo retirarlo. ¿No puede entenderse que no es publicidad sino que es una oferta dirigida a una público determinado?

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La Ley de Marcas -EDL 2001/44999- (LM) concibe a estas como un bien inmaterial que se conceptúa como signo que permite identificar en el mercado los productos o servicios. El art. 4 LM define la marca como 'todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otra'.

La marca confiere a su titular un derecho exclusivo que entronca con la función esencial de la marca como signo indicador del origen empresarial de los productos y servicios garantizando al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o del servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia.

El correspondiente registro de una marca, es decir, su concesión, da derecho a su titular a usar de ella en el tráfico económico (artículo 34.1 LM -EDL 2001/44999-) y a prohibir que cualquier tercero, sin su consentimiento, la use.

Así, el derecho de exclusiva que en su vertiente positiva implica ese derecho de usar de ella en el tráfico económico y que en su vertiente negativa configura el llamado ius prohibiendi, por el que su titular está habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de cualquier signo idéntico para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada o de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser los productos o servicios protegidos por la marca y por el signo idénticos o similares, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca (arts. 34 LM -EDL 2001/44999- y 9.1 Rgto. 207/2009, de 26 de febrero -EDL 2009/18907-).

Rige, pues, el principio de especialidad: el poder que ejerce el titular de la marca se extiende al signo relacionado con una determinada clase de productos o servicios, de tal manera que sólo puede impedir que el signo correspondiente se reproduzca en unión con productos o servicios pertenecientes a esa clase, con la excepción de la llamada marca renombrada, que permite impedir el uso en el tráfico económico de servicios o productos no similares a aquellos para los cuales está registrada la marca dotada de un plus de protección, que no requiere la existencia de un riesgo de confusión ya que se aplica a situaciones en las que la condición específica de la protección está constituida por la utilización del signo controvertido realizada sin justa causa con el fin de aprovecharse indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca renombrada (obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca, según la Directiva) o fuere perjudicial para los mismos.

En consecuencia, si en la publicidad se utilizó expresamente la marca del colegio, este podría prohibir su utilización; pero además el núcleo del derecho sobre la marca en su dimensión negativa (es decir, la facultad de prohibir a terceros el uso de un signo idéntico o confundible con la marca, el llamado ius prohibendi) es más amplio que la dimensión positiva porque se extiende no sólo a los signos idénticos, sino también a los signos semejantes utilizados con respecto a productos idénticos o similares (SAP Alicante de 14 de octubre de 2008 -EDJ 2008/253981-).

El titular de una marca tiene el derecho exclusivo a utilizarla (art 34.1 LM -EDL 2001/44999-) y a prohibir (art. 34.2 LM) que los terceros utilicen en el tráfico económico, sin su consentimiento, cualquier signo idéntico o semejante (Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Valencia, de 17 de marzo de 2010 -EDJ 2010/224911-).

El art. 5.1 Directiva 2008/95 de 22 de octubre -EDL 2008/189656- enuncia la dimensión negativa del derecho sobre la marca al disponer que: 'La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico: a) De cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca está registrada. b) De cualquier signo que por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y por el signo, implique por parte del público un riesgo de confusión que comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca.'

Así el art. 34.2 LM -EDL 2001/44999- establece que el titular de la marca registrada podrá prohibir a los terceros que utilicen en el tráfico económico (SAP Madrid de 3 de abril de 2009 -EDJ 2009/97569-):

a) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada.

b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada.

Normalmente se ha afirmado por la jurisprudencia que un tercero usa un signo a título de marca cuando en el propio producto o en su envoltorio o bien en la publicidad el signo ocupa un lugar tan destacado que previsiblemente captará la atención de los consumidores.

En el art. 34.3 LM -EDL 2001/44999- se enumeran, con carácter ejemplificativo, las facultades concretas en que se ramifica la dimensión negativa del derecho sobre la marca:

a) Poner el signo en los productos o en su presentación.

b) Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con esos fines u ofrecer o prestar servicios con el signo (Se engloban los actos de comercialización strictu sensu como ciertas actividades preparatorias o conectadas con la comercialización).

c) Importar o exportar los productos con el signo.

d) Utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.

e) Usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio.

f) Poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación del producto o servicio, elaborarlos o prestarlos, o fabricar, confeccionar, ofrecer, comercializar, importar, exportar o almacenar cualquiera de esos medios incorporando el signo, si existe la posibilidad de que dichos medios puedan ser utilizados para realizar algún acto que conforme a las letras anteriores estaría prohibido.

Por otro lado, también debe tenerse en cuenta que la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal -EDL 1991/12648- que tiene por objeto la protección de la competencia de todos los que participan en el mercado reputa desleal todo comportamiento contrario a la buena fe y entre ellos, el empleo de signos distintivos ajenos (art. 12) o el engaño promocional similar al comercializado por un empresario para inducir deliberadamente al consumidor a creer que el bien o servicio procede de ese empresario no siendo cierto (art. 25).

En consecuencia y aun cuando la oferta o promoción no contradiga la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio, la ley General de publicidad -EDL 1996/13741-, o cualesquiera otras disposiciones, a la hora de efectuar la publicidad u oferta debe tenerse en cuenta que se excluyen las prohibiciones reseñadas con anterioridad para evitar cualquier disputa empresarial.

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