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¿Cómo se consigue el reconocimiento de notoriedad de una marca?

En el procedimiento de solicitud de una marca se opone otra registrada anteriormente, siendo finalmente denegado el registro. ¿Podría ser declarada notoria la marca solicitada en el procedimiento judicial de nulidad de la marca oponente si en fase administrativa no se alegó esta cuestión? ¿Qué organismo en España es competente para declarar una marca notoria aparte de la Oficina Española de Patentes y Marcas? ¿Puede probarse la notoriedad ante un Tribunal y resolver éste si previamente no se ha reivindicado notoriedad en fase administrativa de solicitud de marca?

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Es de destacar la protección especial que goza el titular de la marca y nombre comercial notorio y renombrado registrados conforme al art. 8 Ley de Marcas -EDL 2001/44999-, según el cual:

'1. No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores, cuando por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores.

2. A los efectos de esta Ley, se entenderá por marca o nombre comercial notorios los que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sea generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial. La protección otorgada en el apartado 1, cuando concurran los requisitos previstos en el mismo, alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados.

3. Cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general, se considerará que los mismos son renombrados y el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades.

4. A los efectos del apartado 1 por marca o nombre comercial anteriores se entenderán los signos contemplados, respectivamente, en el art. 6.2, letras a), b) y c) y en el art. 7.2.'

Esta precisión que incluye la vigente Ley de Marcas, es una novedad respecto a la legislación anterior, extendiendo el ámbito de protección no solo a la marca renombrada sino también a la marca notoria, en los términos previstos también en el Convenio de la Unión de Paris (arts. 34.2ª y 34.5 de la Ley de Marcas -EDL 2001/44999-).

Otro de los medios para justificar la notoriedad de la marca son los Certificados de Notoriedad.

La ley habilita al titular de una marca notoria o renombrada en España a oponerse al registro y el uso de otros signos iguales o similares aplicados a productos distintos a los distinguidos con la marca notoria o renombrada, si con la utilización del signo sin justa causa se puede indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o se intentan aprovechar indebidamente del carácter distintivo o del prestigio de la misma o implique un menoscabo del carácter distinto, de la notoriedad o del renombre del signo anterior.

En cuanto a las acciones por violación del derecho de marca notoria puede verse los artículos 42 y 43.3 de la Ley de Marcas -EDL 2001/44999-.

Por lo que respecta a la prueba de notoriedad, éstas deben acreditar un alto porcentaje de conocimiento de la marca notoria por el público. Entre otros recursos se suelen utilizar encuestas, sondeos, justificación de inversiones, etc.

Otro de los medios para justificar la notoriedad de la marca son los Certificados de Notoriedad.

Entre ellos, existe una asociación de ámbito nacional denominada 'Asociación para la Defensa de la Marca' (ANDEMA), cuyos certificados de notoriedad se reconocen en algunas sentencias.

Así, puede verse la SAP de Alicante 16-11-2011 -EDJ 2011/306495-; la SAP de Madrid de 3-12-2012 -EDJ 2012/299888-; la SJM nº 1 de Alicante de 28-1-2014 o la SJM nº 2 de Alicante de 14-1-2015.

Su página web es 'www.andema.es'.

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